Le modifiche apportate alla Legge messicana sulla proprietà industriale state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale federale il 18 maggio 2018 ed entreranno in vigore dopo 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data della loro pubblicazione sulla Gazzetta, cioè il 10 agosto 2018.
Lo scopo principale di queste modifiche ed emendamenti apportati alla Legge messicana sulla proprietà industriale e` quello di prevedere la tutela dei marchi commerciali non tradizionali e fornire alcuni chiarimenti in merito a varie disposizioni legali che hanno causato diversi problemi interpretativi in passato.
Gli emendamenti della Legge sulla proprietà intellettuale in Messico sono i seguenti:
Marchi commerciali non tradizionali
L’articolo 89 della Legge messicana sulla proprietà intellettuale prevede ora la possibilità di tutelare i marchi non tradizionali, vale a dire:
- Segni olografici
- Suoni
- Odori
Immagine Commerciale
Molteplici fattori operativi; elementi di immagine, compresi, tra gli altri, la dimensione, il design, il colore, la forma, l’etichetta, l’imballaggio, la decorazione o qualsiasi altro segno che, combinato, distingue prodotti o servizi sul mercato.
I marchi descrittivi e l’immagine commerciale non distintivi saranno registrabili a seguito di una dimostrazione del carattere distintivo acquisito.
Significato secondario
I marchi che hanno acquisito carattere distintivo derivato dal loro uso possono essere registrati, ad esempio quei marchi che sarebbero altrimenti rifiutati sulla base della loro natura descrittiva.
Mala fede
L’emendamento introduce la mala fede come impedimento per la registrazione di un marchio. La mala fede viene così definita: quando la registrazione è richiesta contro le buone pratiche, usi o costumi del sistema di proprietà industriale, del commercio e dell’industria, o quando si cerca un beneficio o un vantaggio improprio.
La malafede costituisce motivo di nullità della registrazione di un marchio. Tale azione può essere esercitata in qualsiasi momento.
Accordi di coesistenza
La lettera di consenso e gli accordi di coesistenza verranno ora accettati ufficialmente dall’Istituto messicano di proprietà industriale al fine di consentire la registrazione di un marchio.
Dichiarazione d’uso
Un importante emendamento è stato apportato all’articolo 128 della Legge messicana sulla proprietà intellettuale. Questo prevede l’obbligo di presentare una Dichiarazione di utilizzo (che dichiari l’attuale ed effettivo uso del marchio) da parte del proprietario di un marchio registrato, entro 3 mesi decorrenti dai tre anni di registrazione. Se tale dichiarazione non viene presentata, il marchio scade.
Sistema di opposizione
Le domande di registrazione del marchio depositate sono pubblicate in una Gazzetta Ufficiale e qualsiasi persona o società che ritenga che la domanda di registrazione del marchio pubblicata sia identica o simile a un marchio precedentemente richiesto o registrato, può opporsi alla sua registrazione entro il termine di un mese a partire dalla data della rispettiva pubblicazione. Il richiedente avrà quindi un termine di un mese per presentare le sue argomentazioni contro l’opposizione. L’esaminatore sarà costretto a tener conto dell’eventuale opposizione. Possono essere presentate le prove e successivamente le argomentazioni entro un termine di 2 giorni lavorativi. Tuttavia, la procedura di opposizione non sospenderà la procedura di domanda né determinerà l’esito dell’esame di merito.
Marchi di Certificazione
L’emendamento alla Legge sulla proprietà intellettuale in Messico prevede ora la protezione dei Marchi di Certificazione, con i quali il proprietario è obbligato a concedere in licenza l’uso del marchio a chiunque abbia beni o servizi conformi agli standard stabiliti per la certificazione.
L’articolo 98 definisce il Marchio di Certificazione come un segno che distingue prodotti e servizi le cui qualità o altre caratteristiche (componenti, condizioni di lavorazione, qualità, processi, provenienza geografica) sono state certificate dal loro proprietario.
Marchi noti e famosi
La dichiarazione di notorietà o fama di un marchio può essere richiesta senza che questo sia stato precedentemente registrato.
Nullità del marchio in base all’uso precedente
Il decreto relativo alle limitazioni per la presentazione di un’azione di nullità del marchio in base all’uso precedente in Messico o all’estero è passato da tre anni a cinque anni.
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