Le garanzie per la proprietà intellettuale, la tecnologia e la privacy dei dati fanno parte di un insieme standard di garanzie che, in qualche misura, è incluso nella maggior parte delle operazioni di M&A. In generale, l’insieme di garanzie per la proprietà intellettuale, la tecnologia, la riservatezza dei dati e ora anche per la sicurezza informatica è più pesante nelle operazioni di fusione e acquisizione di tecnologia rispetto alle operazioni di fusione e acquisizione che coinvolgono obiettivi manifatturieri o simili.
Inoltre, a causa della crescente regolamentazione in materia di ambiente, società e governance (ESG), gli acquirenti mostrano un crescente interesse per le garanzie relative all’ESG.
Le garanzie in questione sono solitamente le seguenti.
Per quanto riguarda la proprietà intellettuale:
- la titolarità di proprietà intellettuali rilevanti necessarie per la conduzione degli affari della target;
- nessuna notifica di violazione della proprietà intellettuale dell’obiettivo da parte di terzi e viceversa;
- la divulgazione di tutte le licenze d’uso della proprietà intellettuale di terzi necessarie per lo svolgimento dell’attività dell’azienda; e
- cessione della proprietà intellettuale creata dai dipendenti.
Per quanto riguarda la tecnologia:
- il sostanziale buon funzionamento e la regolare manutenzione dei sistemi informatici e l’assenza di guasti sostanziali alla funzionalità (ad esempio, in settori specifici, un’interruzione continua del funzionamento di alcuni sistemi materiali di almeno 24 ore);
- validità e assenza di notifica di violazione dei contratti informatici materiali;
- possesso dei codici sorgenti di tutti i software necessari per lo svolgimento dell’attività dell’obiettivo.
- Per quanto riguarda la privacy dei dati: conformità alla legislazione in materia di protezione dei dati; e
- per quanto riguarda la sicurezza informatica: esistenza e rispetto delle pratiche di sicurezza dei dati, assenza di accesso non autorizzato ai dati del venditore e continuità ininterrotta dei sistemi di sicurezza.
L’inclusione di garanzie di cybersecurity non è molto diffusa nelle operazioni di fusione e acquisizione della Repubblica Ceca.
Nelle operazioni di fusione e acquisizione di tecnologia che coinvolgono obiettivi attivi nel settore delle telecomunicazioni, l’insieme delle garanzie include, in particolare, le garanzie sul possesso delle licenze regolamentari e delle decisioni di assegnazione delle radiofrequenze.
Gli accordi accessori consueti nelle operazioni di fusione e acquisizione di tecnologia comprendono gli accordi di servizi transitori (TSA) e gli accordi di licenza di marchio (BLA).
I TSA regolano tipicamente la fornitura post-completamento di servizi che, prima del completamento dell’operazione, venivano forniti alle società target a livello del gruppo del venditore e viceversa. Nei TSA è generalmente inclusa una disposizione che stabilisce ciascuna delle parti può richiedere la fornitura di un servizio omesso (ossia un servizio che è stato fornito prima del carve-out, ma che è stato omesso dal TSA). I target che beneficiano dei servizi di transizione del gruppo del venditore sono tenuti a redigere un piano di migrazione che definisca le fasi dettagliate per diventare autosufficienti in termini di servizi forniti nell’ambito dei TSA.
I BLA prevedono licenze per marchi e nomi di dominio posseduti a livello di gruppo che sono specifici per l’attività dell’obiettivo. Questi accordi contengono anche disposizioni relative al rebranding e alla cessazione dell’uso della proprietà intellettuale concessa in licenza.
Quali tipi di condizioni o covenant pre- o post-chiusura relativi alla proprietà intellettuale o alla tecnologia richiedono di solito gli acquirenti?
Le condizioni preliminari sono in genere limitate all’obbligo dell’acquirente di ottenere le necessarie approvazioni normative e di concorrenza per la transazione. A seconda della loro rilevanza, le questioni tecnologiche che emergono dalla due diligence sono solitamente trattate attraverso gli obblighi pre-completamento del venditore.
Tali obblighi pre-completamento dipendono solitamente dai problemi specifici identificati nel corso della due diligence e comprendono, ad esempio:
- il rinnovo delle registrazioni dei nomi di dominio
- la cessione dei diritti di proprietà intellettuale creati dai dipendenti
- l’ottenimento della proprietà intellettuale quando alla società target è stato concesso solo un diritto d’uso; oppure
- l’ottenimento del consenso al cambio di controllo da parte dei licenziatari ai sensi dei contratti di licenza relativi alla proprietà intellettuale di terzi utilizzata dalla target.
Le dichiarazioni e le garanzie sulla proprietà intellettuale sono tipicamente soggette a periodi di sopravvivenza più lunghi rispetto alle altre dichiarazioni e garanzie?
L’ambito delle garanzie fondamentali soggette a un periodo di sopravvivenza più lungo è tipicamente limitato alle garanzie relative all’autorità del venditore di stipulare il contratto e al titolo di proprietà delle azioni o dei beni trasferiti, pertanto le garanzie di proprietà intellettuale non sono tipicamente incluse. Pertanto, le garanzie di PI sono soggette agli stessi periodi di sopravvivenza delle altre garanzie operative. I periodi di sopravvivenza per tali garanzie operative variano notevolmente a seconda del tipo di operazione di M&A e possono variare da un periodo di 12 mesi fino a cinque anni. Tuttavia, ciò dipende dalla natura dell’attività trasferita e, in alcune circostanze, le garanzie sulla proprietà intellettuale possono essere incluse nelle garanzie fondamentali, in particolare quando la proprietà intellettuale è una parte fondamentale dell’attività trasferita.
Tuttavia, in alcune operazioni M&A di fusione e acquisizione di tecnologia, le parti hanno fissato il periodo di sopravvivenza al doppio del periodo di sopravvivenza delle garanzie operative (36 mesi).
Le responsabilità per la violazione delle dichiarazioni e garanzie sulla proprietà intellettuale sono tipicamente soggette a un limite massimo superiore a quello previsto per la violazione di altre dichiarazioni e garanzie?
Come per i periodi di sopravvivenza, nella documentazione dell’operazione non è generalmente previsto un tetto massimo di responsabilità specifico per la violazione delle garanzie di proprietà intellettuale. Il limite massimo di responsabilità per le garanzie operative varia notevolmente a seconda del tipo di transazione M&A e può variare da una percentuale a una cifra del prezzo di acquisto fino al 50% del prezzo di acquisto. Tuttavia, in alcune operazioni di fusione e acquisizione di tecnologia, le parti hanno fissato il limite massimo di responsabilità per la violazione delle garanzie di proprietà intellettuale al 70% del prezzo di acquisto.
